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Entenda sobre registros de marcas realizados por empresas de Estados diferentes no Brasil e nos EUA

Evite que coincidências atrapalhem seus negócios. Conteúdo enviado pela Vilage Marcas e Patentes

O registro de uma marca nos Estados Unidos é bem diferente do registro no Brasil, pois lá você pode registrar uma marca em um Estado somente. É isso mesmo, uma marca “Estadual”, isso existe. Conheça abaixo o famoso caso envolvendo a gigante rede de fast-food Burger King e uma marca estadual. Boa leitura!

Entenda o caso                                                                                    

Na década de 1950, Gene Hoots e Betty Hoots, donos de uma sorveteria na cidade de Mattoon, no Estado de Illinois (EUA), decidiram expandir seus negócios e começaram a vender também hambúrgueres e batatas fritas (prato bem-quisto pelos americanos) e deram, a partir daí, o nome de "Burger King" (https://theoriginalbk.com/) ao restaurante, providenciando o registro de marca naquele estado.

Todavia, nesta época, surgia também a famosa rede de fast-food "Burger King" no estado da Flórida que, em 1967, já possuía muitos restaurantes também no estado de Illinois, quando um litígio foi iniciado por parte dos empresários de Mattoon.

Em resumo, a Corte americana declarou que os Senhores Hoots realmente possuíam o registro anterior no estado de Illinois, todavia, a rede da Flórida possuía uma marca nacionalmente conhecida. Os empresários não saíram 100% prejudicados, já que conseguiram a decisão no sentido de que a Rede de Franquias não se estabeleça em um raio de 20 milhas (aproximadamente 32 km) de sua loja, na cidade de Mattoon.

O caso “Hoots v. Burger King” tornou-se assim um precedente de grande relevância nos EUA e, por isso, é importante realizar um registro federal perante o USPTO (Escritório de Marcas e Patentes nos EUA).

EUA x Brasil

No Brasil a situação é bem diferente. Enquanto nos Estados Unidos, o primeiro a usar tem direito sobre a marca, sendo este uso anterior um argumento muito relevante naquela legislação, no Brasil (em regra) o primeiro a depositar é o dono (first-to-file system).

“Já analisei um caso em que uma marca para serviços de ensino foi recusada pelo INPI por outra marca similar depositada 42 minutos antes, por uma empresa de um estado brasileiro diferente. Em outra situação, por exemplo, um processo ficou aguardando o julgamento de uma marca idêntica anterior, depositada no mesmo ramo de atividade, também por empresas de estados diferentes, no mesmo dia, com apenas 4 horas e 7 minutos de antecedência. Coincidências existem e precisamos evitá-las com o registro de marca”, diz Geisler Bosso, CEO da VILAGE Marcas e Patentes, empresa especializada em registro de marcas no Brasil e nos EUA, com 27 escritórios no país e filial em Miami.

A Lei da Propriedade Industrial brasileira traz uma exceção a esta regra. Toda pessoa que, de boa-fé, utilizava há pelo menos 6 meses (antes do pedido de um terceiro), marca idêntica ou semelhante no Brasil, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá o chamado “direito de precedência ao registro”. Assim, é possível utilizar também o uso anterior no país para impedir o registro de marcas de terceiros.

Mas atenção! É importante lembrar que, conforme posição oficial do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, este direito de precedência deve ser mencionado na petição de Oposição, que deve ser protocolada em até 60 dias após a publicação de um processo de terceiro. Assim, se alegado em outro momento, o direito não será aceito pelo Instituto.

Como evitar que coincidências atrapalhem seus negócios?

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Não espere que um terceiro registre sua marca e você seja obrigado a travar uma disputa pelo seu nome, correndo o risco de perder seu mais valioso bem: sua marca.

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Fontes:

https://www.illinoistimes.com/springfield/the-burger-king-and-queen-of-mattoon/Content?oid=11449463

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/403/904/125418/

https://www.uspto.gov/trademarks/search


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